Cylindryczna butelka – czyli kształt produktu jako znak towarowy 3D
Ochrona kształtu produktu jako znaku towarowego nie jest prosta. Znak taki musi znacząco odbiegać od norm lub zwyczajów branżowych. Tylko taki znak ma bowiem charakter odróżniający, czyli wskazuje na pochodzenie towaru, co jest podstawową funkcją znaku.
Wyrok TSUE z 7 maja 2015 r., sygn. akt C-455/13
W 2004 r. spółka VOSS skutecznie zarejestrowała w OHIM trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy przedstawiający cylindryczną butelkę. Znak zarejestrowano dla towarów z klasy 32 i 33, tj. piwa, wód i innych napojów bezalkoholowych oraz napojów alkoholowych (po lewej). Na rynku znak funkcjonuje razem ze znakiem słownym VOSS (po prawej).
W 2008 r. spółka Nordic Spirit złożyła wniosek o unieważnienie powyższego znaku towarowego. Jednym z powodów unieważnienia miał być brak zdolności odróżniającej znaku. Wydział Unieważnień OHIM oddalił wniosek. Stwierdził, że kształt kwestionowanego znaku towarowego nie jest powszechny na rynku napojów, a kontrast między przezroczystym korpusem i nakrętką powoduje, że butelka znacząco odróżnia się od innych butelek, dzięki czemu może funkcjonować jako znak towarowy.
Dalsze losy sprawy nie były już jednak tak pomyślne dla właściciela znaku 3D. Izba Odwoławcza OHIM i Sąd miały inne zdanie. Uznały, że kształt butelki nie odróżnia się znacząco od kształtu innych pojemników, w których sprzedaje się napoje alkoholowe i bezalkoholowe w UE, a tylko stanowi jeden z możliwych wariantów tych kształtów. Nie może więc stanowić znaku towarowego. VOSS wniósł odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Wagę poruszonych w sprawie kwestii podkreśla fakt, że VOSS wspierany był w sprawie przez International Trademark Association (INTA), jedną z najbardziej znanych organizacji zajmujących się znakami towarowymi, która przystąpiła do postępowania w charakterze interwenienta. Zarzutów i wątków poruszanych przez TSUE było wiele. Warto wskazać te najistotniejsze.
Ciężar dowodu a zdolność odróżniająca
Pierwsza kwestia dotyczyła błędnego rozkładu ciężaru dowodu. VOSS zarzucił, że Sąd obciążył VOSS ciężarem udowodnienia, że kształt kwestionowanego znaku towarowego ma charakter odróżniający. Tymczasem zarejestrowany znak korzysta z domniemania ważności. Ciężar dowodu powinien zatem spoczywać wyłącznie na Nordic Spirit jako na stronie wnoszącej o unieważnienie prawa i kwestionującej ważność zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego. To Nordic Spirit powinien więc wykazać brak zdolności odróżniającej znaku. TSUE wskazał jednak, że Sąd dokonał niezależnej i samodzielnej oceny charakteru odróżniającego, nie wymagając ich przedstawienia przez VOSS. Sąd bowiem uznał, że znak 3D postrzegany całościowo pozbawiony jest takiego charakteru, chyba że „przedstawione zostaną konkretne dowody – przykładowo odnoszące się do sposobu, w jaki owe poszczególne elementy zostały połączone – świadczące o tym, że ów złożony znak towarowy, postrzegany całościowo, jest czymś więcej aniżeli sumą elementów, z których się składa”. W rozpatrywanej sprawie takich dowodów brak.
Zwyczaje i normy branżowe a wymogi określenia zdolności odróżniającej znaku 3D
VOSS zarzucił Sądowi błędne zdefiniowanie norm i zwyczajów panujących w branży napojów alkoholowych i bezalkoholowych odnośnie do kształtów butelek. Sąd uznał, że „znaczna część obecnych na rynku butelek składa się z odcinka o walcowatym kształcie”, a „wiele butelek zamykanych jest nakrętką, która kolorem i materiałem, z jakiego jest wykonana, różni się od korpusu butelki”. Sąd wskazał, że średnica nakrętki, która jest taka sama jak średnica butelki, „jest tylko jednym z możliwych wariantów potencjalnych kształtów, w związku z czym, chociaż zakrętce tej nie można odmówić pewnej oryginalności, nie można uznać, że znacząco odbiega ona od norm i zwyczajów przyjętych w rozpatrywanej branży”.
TSUE uznał, że taka ocena Sądu jest poprawna. Sąd dokonał bowiem oceny odróżniającego charakteru elementów, które tworzą znak towarowy 3D, z uwzględnieniem norm przyjętych w rozpatrywanej branży, opierając się na powszechnie znanych faktach. TSUE wskazał na wymogi, jakie musi spełniać kształt produktu, aby mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Zaznaczył, że kryteria oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego 3D tworzonego przez kształt towaru różnią się od kryteriów stosowanych w przypadku innych kategorii znaków. Sposób postrzegania znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada wyglądowi zewnętrznemu towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem opatrzonych nim towarów.
W braku elementów graficznych lub słownych przeciętny konsument zwykle nie wnioskuje na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania. Dlatego ustalenie, czy znak trójwymiarowy ma charakter odróżniający, może w tym przypadku okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego. Wobec tego im bardziej kształt, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wystąpiono, przypomina najbardziej prawdopodobny kształt, który przybierze dany towar, tym bardziej prawdopodobne jest, że ów kształt pozbawiony będzie charakteru odróżniającego.
Charakteru odróżniającego nie jest pozbawiony tylko taki znak, który znacząco odbiega od norm lub zwyczajów branżowych, dzięki czemu może pełnić swą podstawową funkcję, jaką jest wskazywanie pochodzenia. Jedynie w sytuacji, gdy trójwymiarowy znak towarowy, dla którego wystąpiono o rejestrację, tworzony jest przez kształt towaru, sam fakt, że kształt ten jest „wariantem” kształtów typowych dla tego rodzaju towarów, nie wystarczy, aby wykazać, iż powołany znak towarowy nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego.
Całościowa ocena złożonego znaku 3D
VOSS zarzucił też, że Sąd nie uwzględnił całościowego wrażenia wywieranego przez cylindryczną butelkę, tylko zastosował błędne podejście polegające na podzieleniu znaku towarowego na jego elementy składowe. TSUE wskazał jednak, że organ lub sąd może w pierwszym rzędzie przystąpić do stopniowej analizy poszczególnych elementów użytych w celu przedstawienia znaku. Rozpatrzenie każdego z elementów stanowiących dany znak towarowy może okazać się bowiem pomocne dla dokonania przez organ lub sąd oceny całościowej.
TSUE wskazał, że w niniejszej sprawie Sąd, po przeprowadzeniu osobnej analizy każdego z elementów tworzących znak 3D, uznał, że składa się on z kombinacji elementów, przy czym żaden z nich, ze względu na możliwość powszechnego stosowania w obrocie handlowym nie ma charakteru odróżniającego. Następnie Sąd zbadał, czy znak ten ma taki charakter, jeśli postrzegać go całościowo. Sąd uznał w rezultacie, że sposób połączenia trójwymiarowej przezroczystej butelki z nieprzezroczystą zakrętką o takiej samej średnicy stanowi jedynie sumę elementów, z których składa się znak 3D, tak jak w przypadku większości butelek służących do przechowywania napojów. Sposób połączenia poszczególnych elementów omawianego złożonego znaku 3D nie sprawia, że znak ten ma charakter odróżniający.
Poza tym zdaniem TSUE nie można zarzucać Sądowi, że jego analiza całościowego wrażenia, jakie wywołuje sporny znak towarowy, nie była wystarczająco gruntowna. Rozpatrywany trójwymiarowy kształt składa się bowiem z dwóch elementów, czyli formy podstawowej w kształcie walca oraz nieprzezroczystej nakrętki o takiej samej średnicy, więc trudno wyobrazić sobie inne możliwości zestawienia tych elementów w jedną trójwymiarową całość.
Podsumowanie
TSUE uznał, że cylindryczna butelka nie ma zdolności odróżniającej dla towarów, dla których została zarejestrowana. Nie może więc pełnić co do nich funkcji znaku towarowego. Duże znaczenie odegrały w takiej ocenie zwyczaje dotyczące kształtów opakowań napojów alkoholowych i bezalkoholowych panujące na rynku.
Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że ochrona kształtu produktu jako znaku towarowego jest w praktyce trudna (por. np. „Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy” oraz „Kształt produktu jako znak towarowy”, Rocznik 2015, str. 85). Dotyczy to nie tylko rejestracji kształtu jako znaku 3D, ale również ochrony trójwymiarowego kształtu już zarejestrowanego.
W świetle sprawy można wnioskować, że TSUE zmierza do ujednolicenia wymogów odnośnie do zdolności odróżniającej dla kształtów 3D, które dopiero zgłaszane są do rejestracji, i tych, które uzyskały już ochronę. Wymagania odnośnie do zdolności odróżniającej kształtu i panujące w danej branży normy mogą sprawiać, że w praktyce mało opakowań produktów będzie spełniać to kryterium.
Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
