Co dalej z kostką Rubika? | Co do zasady

Tak jak się spodziewaliśmy, do Trybunału Sprawiedliwości UE złożono odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 25 listopada 2014 r. dotyczącego kostki Rubika.

O sprawie pisaliśmy już na naszym portalu. Trybunał jeszcze nie wydał wyroku (sprawa toczy się pod sygn. C‑30/15 P), za to poruszenie wywołała opinia rzecznika generalnego wydana 25 maja 2016 r. Zdecydowanie nie sprzyja ona kostce Rubika.

Rzecznik zaproponował, aby Trybunał uchylił wyrok Sądu (w którym, przypomnijmy, Sąd opowiedział się za dopuszczalnością rejestracji kształtu kostki Rubika jako znaku towarowego) i stwierdził nieważność decyzji o rejestracji tego trójwymiarowego znaku towarowego.

Zdaniem Rzecznika, w dużym uproszczeniu, Sąd dokonał błędnej interpretacji przeszkód rejestracyjnych, które powinny mieć zastosowanie wobec kształtu kostki Rubika.

Pierwsza przeszkoda dotyczy odmowy rejestracji jako znaków towarowych takich kształtów, które wynikają z charakteru towaru. Uznanie, że kostka Rubika może być znakiem towarowym, oznaczałoby również zgodę na rejestrację jako znaku towarowego np. kostki używanej do gry w kości oraz do gier planszowych. Taka wykładnia jest zaś niedopuszczalna.

Druga i główna przeszkoda dotyczy odmowy rejestracji oznaczeń składających się „wyłącznie” z kształtu towaru „niezbędnego” do uzyskania efektu technicznego. Rzecznik wskazał, że Sąd ustalił zasadnicze właściwości kostki Rubika, ale nie dokonał ich oceny pod względem funkcji, jaką spełnia towar. Rzecznik podkreślił, że w takich sprawach analiza rozpatrywanego kształtu pod kątem jego cech funkcjonalnych nie powinna opierać się wyłącznie na badaniu przedstawienia graficznego zgłoszonego do rejestracji. Tak wąsko ujęty zakres analizy stoi w sprzeczności z założeniami wynikającymi z orzecznictwa. Trzeba uwzględnić kształt faktycznie sprzedawanego towaru i okoliczności związane z użytkowaniem towaru. Nie chodzi tu jednak o doszukiwanie się ukrytych właściwości, niewidocznych w przedstawionym kształcie, lecz o dokonanie analizy wynikających z przedstawienia graficznego właściwości kształtu, pod względem funkcji danego towaru.

Jak więc zdaniem Rzecznika należało ocenić kostkę Rubika?

Po pierwsze należało uznać, że sporny kształt przedstawia kształt przestrzennej układanki. Po drugie przy ocenie spornego kształtu należało uwzględnić funkcję towaru, która polega na logicznym ułożeniu przemieszczanych w przestrzeni elementów układanki. Funkcję tę potwierdzają cechy kostki Rubika, w której ruchome elementy, ułożone w poziome i pionowe pasy, przemieszczane są za pomocą ruchów rotacyjnych wokół jednej osi. By spełniać taką funkcję, układanka powinna mieć kształt wielościanu złożonego z elementów układających się w poziome i pionowe kolumny. Wobec tego zasadnicze właściwości oznaczenia, tj. kształt sześcianu i struktura siatki, dzieląca poziome i pionowe kolumny równomiernie ułożonych elementów (ruchomych części układanki), są niezbędne dla spełnienia funkcji technicznej właściwej dla danego towaru.

Nie ma tu znaczenia, że ten sam pomysł można by zrealizować za pomocą bryły innej niż sześcian lub z nieco innym rozkładem poszczególnych elementów. W świetle orzecznictwa Trybunału przeszkoda do rejestracji kształtu towaru istnieje nawet w sytuacji, gdy dany rezultat techniczny można zrealizować przy wykorzystaniu innego kształtu. Poza ww. funkcjonalnymi właściwościami zgłoszona kostka Rubika nie zawiera żadnych właściwości dowolnych lub dekoracyjnych. Zarejestrowanie takiego kształtu na rzecz jednego podmiotu ogranicza swobodę oferowania towarów, charakteryzujących się taką samą, a nawet podobną funkcjonalnością, przez inne podmioty gospodarcze i pozostaje w sprzeczności z interesem ogólnym.

Zdaniem Rzecznika sprawa kostki Rubika nie rożni się wcale od rozstrzygnięć w sprawach dotychczas rozpatrywanych przez Trybunał, tj. Philips (wyrok z 18 czerwca 2002 r., C‑299/99, Lego Juris (wyrok z 14 września 2010 r., C‑48/09 P), Pi-Design (wyrok z 6 marca 2014 r., od C‑337/12 P do C‑340/12 P). Przypomnijmy, sprawy te dotyczyły odpowiednio kształtu głowicy golarki, kształtu klocka LEGO i przedstawienia powierzchni rękojeści narzędzia kuchennego. Wszystkim ww. kształtom odmówiono możliwości pełnienia funkcji znaku towarowego, przede wszystkim ze względu na ich techniczne funkcje. Zdaniem Rzecznika to samo dotyczy kostki Rubika.

Praktyka wskazuje, że wyroki Trybunału pojawiają się po co najmniej sześciu miesiącach od daty wydania opinii przez Rzecznika. Oznaczałoby to, że rozstrzygnięcia Trybunału możemy spodziewać się pod koniec roku. Opinie rzeczników nie są w żaden sposób dla Trybunału wiążące, ale Trybunał często podziela, przynajmniej co do zasady, ich stanowisko. Nie jest to jednak reguła absolutna.

Nie przesądzając orzeczenia, jakie wyda w sprawie Trybunał, trzeba mieć na uwadze, że rejestracja kostki Rubika stanowiła do tej pory wyłom w rysującej się od dłuższego czasu tendencji zawężającej zakres ochrony trójwymiarowych znaków towarowych. Mimo brzmienia art. 4 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii, który wprost wskazuje, że kształt może być znakiem towarowym, jego rejestracja jest w praktyce trudna i staje się coraz trudniejsza – z wielu powodów.

Przeszkody to:

• wyłącznie techniczna funkcja kształtu (jak w sprawach Philips, LEGO Juris i PiDesign, w sprawie krzesełka Tripp Trapp, C-205/13 czy w pozostającej wciąż bez jasnej odpowiedzi sprawie kształtu wafelka Kit Kat),
• brak zdolności odróżniającej kształtu (jak np. w sprawach butelki Coca Coli bez żłobień, T-411/14, czy butelki wody Voss, C-455/13),
• posiadanie kształtu zwiększającego wartość towarów, co również wyłącza jego rejestrację (jak w przypadku głośnika Bang & Olufsen, T-508/08).

Wykładnia przesłanek odmowy rejestracji kształtów towarów staje się coraz szersza, a pierwszoplanową rolę odgrywa interes ogólny w postaci zapewnienia wolności konkurowania, wyrażający się w zakazie monopolizowania kształtów przez rejestrację jako znaki towarowe. Abstrahując od oceny słuszności poszczególnych rozstrzygnięć, ale biorąc pod uwagę obecne tendencje, warto zatem rozważyć inne modele prawnej ochrony kształtów. Tych nie brakuje. Na razie z niecierpliwością czekamy na wyrok Trybunału.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy