Bo jeśli nie licencja, to co? | Co do zasady

Dlaczego w projektach IT nie zastosować utrwalonych już konstrukcji umów cywilistycznych, zamieniając „daj mi licencję” na „wydzierżaw mi to oprogramowanie” albo „daj mi to oprogramowanie w użytkowanie”?

Zamawiający oprogramowanie ma świadomość, że chcąc legalnie z niego korzystać, musi zawrzeć z wykonawcą oprogramowania umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe albo umowę licencyjną. Są to typy umów przewidziane przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej „pr.aut.”. Często jednak ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla stron projektu IT. Wykonawca oprogramowania boi się, że jeśli je sprzeda, nie będzie mógł udzielać licencji innym podmiotom. Zamawiający z kolei obawia się niepewności i nietrwałości korzystania z systemu opartego o licencję.

Celem niniejszego artykułu jest jedynie wskazanie tych instytucji prawa cywilnego, którymi można próbować zastąpić umowę licencyjną na oprogramowanie. W żadnym razie nie wyczerpuje on tematu i nie stanowi pogłębionej analizy strony formalnej i elementów istotnych każdej z przedstawionych konstrukcji prawnych. Warto jednak pamiętać, że dobierając typ umowy najwłaściwszy do okoliczności transakcji możemy ograniczyć wiele ryzyk prawnych zwykle towarzyszących zawieraniu umów licencyjnych w sektorze IT.

Czy tylko umowa licencyjna i nic więcej?

Unormowania zawarte w pr.aut. nie eliminują stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, w tym jego części szczególnej. Nie jest więc wykluczone zawieranie innych umów umożliwiających korzystanie z utworu niż przewidziane w pr.aut., o ile uwzględni się w nich specyfikę praw autorskich. Zostało to zresztą potwierdzone przez Sąd Najwyższy (wyrok SN z 26 stycznia 2011 r., sygn. akt IV CSK 274/10). Oczywiście powstaje pytanie, czy do takich umów znajdują zastosowanie ograniczenia swobody kontraktowania zawarte w rozdziale 5 pr.aut., czy też ich stosowanie jest wyłączone, skoro w rozdziale tym ustawodawca odnosi się wyłącznie do umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie i umowy licencyjne. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Intencją ustawodawcy było bowiem zapewnienie twórcom szczególnej ochrony, niezależnie od konstrukcji prawnej towarzyszącej czynnościom rozporządzającym prawami autorskimi. W przeciwnym wypadku z łatwością można byłoby obejść przepisy zabezpieczające sytuację twórców.

Co zyskuję będąc dzierżawcą oprogramowania, a nie licencjobiorcą?

Przede wszystkim obchodzimy ryzyko wygaśnięcia licencji w przypadku zbycia praw autorskich przez wykonawcę oprogramowania. Dlaczego? Wedle dominującego poglądu umowa licencji ma skutek zobowiązująco-upoważniający. Oznacza to, że licencjobiorca traci uprawnienie do korzystania z oprogramowania w chwili, gdy licencjodawca przenosi majątkowe prawa autorskie do oprogramowania na inny podmiot. Może więc zdarzyć się, że nastąpi to z dnia na dzień i unicestwi cały projekt.

Zmiana podmiotowa w przypadku dzierżawy nie jest aż takim zagrożeniem. Nabywca majątkowych praw autorskich do oprogramowania wstępuje w prawa i obowiązki wydzierżawiającego. Nabywca może dzierżawę wypowiedzieć, ale z zachowaniem terminu wypowiedzenia, co nie znajduje zastosowania, jeśli umowa dzierżawy zawarta jest w formie pisemnej z datą pewną i na czas oznaczony. Zawierając umowę dzierżawy, korzystający z oprogramowania istotnie zabezpiecza się więc na wypadek zmian podmiotowych po stronie wykonawcy.

Inne ryzyko wiąże się z tym, że umowa licencyjna zawarta na czas oznaczony powyżej 5 lat przekształca się – po tym okresie – w licencję na czas nieoznaczony. Jakie niesie to ze sobą skutki? Niestety takie, że licencjodawca może ją w każdej chwili wypowiedzieć. Tymczasem w przypadku dzierżawy takie przekształcenie następuje dopiero po 30 latach. Przy większych i czasochłonnych projektach daje to zamawiającemu oprogramowanie zdecydowanie większy komfort i pewność stosunku łączącego strony.

W kwestii udzielania sublicencji czy poddzierżawy praw do korzystania z oprogramowania – oba typy umów nie różnią się od siebie – na takie działanie potrzebna jest zgoda uprawnionego. Inne za to wydają się być skutki zawarcia umowy sublicencji i poddzierżawy bez takiej zgody. Wydzierżawiającemu służy prawo do wypowiedzenia dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Dopuszczalność wypowiedzenia umowy dzierżawy w takim trybie nie wymaga zastrzeżenia umownego. Takiej sankcji brak w przypadku licencji.

Czy można oddać oprogramowanie w użytkowanie?

Nie ma przeszkód, aby niektóre cele licencji osiągnąć przez zastosowanie konstrukcji użytkowania praw autorskich (art. 265 k.c.). Co jest w konstrukcji użytkowania, że warto na poważnie rozważyć jej zastosowanie w umowach IT? Przede wszystkim może ona stanowić dodatkowe zabezpieczenie na wypadek upadłości którejś ze stron.

Jakie jest ryzyko, gdy dochodzi do upadłości wykonawcy oprogramowania, a strony zawarły umowę licencyjną? Los takiej umowy może być niepewny. Problem wiąże się zasadniczo z możliwością odstąpienia przez syndyka od umów w ramach upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości strony nie wykonały w całości lub w części swych zobowiązań wynikających z umowy wzajemnej, syndyk może zdecydować o dalszej realizacji umowy lub od umowy odstąpić (art. 98 Prawa upadłościowego i naprawczego). Zastosowanie tego przepisu wobec umów licencyjnych na oprogramowanie wcale nie jest wykluczone. Rzecz jasna osobną kwestią jest to, kiedy umowę licencji uznamy za wykonaną, a kiedy za niewykonaną. Tę kwestię pozostawiamy póki co poza zakresem opracowania.

Niemniej jednak, chroniąc się przed taką sytuacją, atrakcyjne wydaje się zastosowanie konstrukcji użytkowania oprogramowania. Użytkowanie nie wchodzi do upadłości, nie może zostać jednostronnie zniesione ani ograniczone przez syndyka. W ciężkich czasach zamawiający oprogramowanie mógłby wywodzić więc swoje prawa do korzystania z oprogramowania nie z umowy licencyjnej, a z przysługującego mu prawa użytkowania majątkowych praw autorskich.

Należy jednak dodać, że konstrukcja użytkowania może być mało korzystna dla wykonawcy oprogramowania. Daje ona bardzo duże uprawnienia użytkownikowi i z tego punktu widzenia może utrudniać dalszy obrót, zniechęcając innych kontrahentów do uzyskiwania licencji na oprogramowanie.

Czemu nie sprzedaż udziału w prawie autorskim do oprogramowania?

Sprzedaż udziału w prawie autorskim należy wyraźnie odróżnić od sprzedaży części prawa autorskiego. Sprzedaż udziału w prawie autorskim będzie prowadziła do powstania współwłasności. Przykładowo strony umawiają się, że każda z nich ma 50-procentowy udział w prawie majątkowym autorskim do systemu IT i 50-procentowy udział w prawie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych wchodzących w skład systemu IT. Taka konstrukcja jest biznesowo silniejsza niż licencja i stanowi pewne remedium na jej główne zagrożenia. Oczywiście pojawia się przy tym szereg innych konsekwencji wynikających z istoty współwłasności, np. kwestia rozporządzania udziałem bez zgody współwłaściciela czy kwestia udziałów w pożytkach. Rozwiązaniem tych problemów może być umowa o zarząd wspólnym prawem i odpowiednie zabezpieczenie umowy instytucjami Kodeksu cywilnego, np. prawem pierwokupu na wypadek zbywania udziału czy wyłączeniem możliwości zniesienia współwłasności przez 5-letni okres.

Które rozwiązanie jest najlepsze?

Wszystkie ww. rozwiązania mogą stanowić alternatywę dla modelu licencjonowania oprogramowania, i to alternatywę atrakcyjną również pod względem księgowym. W każdej jednak sytuacji umowę trzeba konstruować tak, aby uniknąć niejasnych postanowień. Inaczej ryzykujemy, że zadziała domniemanie z art. 65 pr.aut., tj. udzielenia licencji, i zamierzony plan ograniczenia ryzyk się nie powiedzie.

Należy zawsze pamiętać, że nie ma złych i dobrych rozwiązań. Kluczem do zawarcia dobrej umowy na korzystanie z oprogramowania jest właściwa analiza potrzeb stron, założeń inwestycji i rozsądna konstrukcja postanowień – uwzględniająca rodzaj umowy z punktu widzenia celu gospodarczego, jaki ma być dzięki niej osiągnięty.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej i praktyka prawa nowych technologii kancelarii Wardyński i Wspólnicy